Naturaleza y alcance

Estas cláusulas hacen referencia a la naturaleza del contrato de licencia, datos del título de propiedad industrial, exclusividad o no de la licencia y alcance territorial.

La Licencia que se otorga puede ser de tipo educacional, para investigación, o comercial, en este último caso se detallan los productos o procedimientos que el licenciatario podrá fabricar y comercializar

El contrato de licencia podrá tener por objeto no sólo la patente ya concedida sino también la propia solicitud de patente.

Duración

La licencia puede prolongarse durante toda la vida legal de la patente, o reducirse a un periodo de tiempo más breve.

Sublicencias

La licencia contractual no podrá ser cedida a terceros ni concederse sublicencias a no ser que se hubiese convenido lo contrario. Por lo general se suele pactar conceder sublicencias con el consentimiento previo del licenciante

Asistencia técnica y know-how

Salvo pacto en contrario, quien concede una licencia de patente está obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos (know-how) que posea y resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. El licenciatario a quien se transmiten dichos conocimientos secretos, está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Formas de pago

La contraprestación a la concesión de una licencia se puede establecer de diversas formas:

• Pagos fijos preestablecidos (uno o varios) (“down payment”), en general, ligados a etapas concretas del desarrollo del producto o proceso o a distintos hitos alcanzados por la patente (entrada en fases, concesión patente española, concesión patente europea, etc.)
• Regalía/canon/royalty, es decir, un porcentaje sobre el valor del producto/proceso producido/vendido gracias a la tecnología licenciada. Estos porcentajes pueden ser fijos, decrecientes o crecientes, a medida que aumenta el nivel de ventas del producto. Pueden establecerse regalías mínimas, en aquellos casos en los que no se alcanza un determinado volumen de ventas.
• En los contratos de licencias pueden establecerse además pagos mixtos que contemplen tanto “down payments” como pago por regalías.

Defensa de la patente

El licenciatario se obliga a colaborar con el licenciante en la defensa de la patente objeto del contrato de licencia, advirtiéndole de las posibles infracciones del derecho por un tercero.

Mantenimiento en vigor de la patente

La obligación de mantener en vigor la patente es una de las más importantes. En la medida de lo posible nos interesa que sea el licenciatario el que asuma la obligación del pago anual de las tasas que deben abonarse para mantener con vida el derecho, así como el pago de las posibles extensiones internacionales.

Otros aspectos a considerar en los contratos de licencia

• Obligación de llevar libros de contabilidad sobre las ventas, así como autorizar la realización de auditorías con el fin de poder comprobar la veracidad de la información sobre ventas comunicada por el licenciatario
• Actuaciones a realizar y penalizaciones aplicables en el caso de incumplimiento de cualquiera de las partes
• Confidencialidad, en el caso de que junto con la patente se transfiera el conocimiento adicional y secreto
• Inviabilidad técnica o comercial, es interesante articular las actuaciones para la cancelación del contrato en el caso de que durante la realización de la prueba de concepto, del prototipado o del escalado industrial se compruebe que el producto no resulta viable, por cuestiones técnicas o comerciales (por ejemplo producto no competitivo)
• Garantías y responsabilidades frente a clientes, estas deben ser siempre por cuenta del licenciatario
• Actuaciones frente a la no concesión, debe quedar claro que la licencia se produce siempre de buena fe y que no se está ocultando ninguna información que nos pueda hacer pensar que la patente puede no ser concedida, por lo que en el caso de no concesión lo razonable es que no hayan penalizaciones para el licenciante. Jurisdicción, arbitraje, etc..